Il marchio rappresenta un importante asset per un’impresa , ma la linea che separa la sua legittima protezione dall’abuso di diritto – il cosiddetto trademark bullying – può rivelarsi estremamente sottile.
Il marchio come asset strategico e la sua tutela
L’utilizzo di una parola, di un disegno o addirittura la forma di un prodotto o della confezione, permette ai consumatori di riconoscere e distinguere un determinato prodotto o servizio, rispetto a quelli della concorrenza, e associarlo con efficacia al suo produttore, garantendo un posizionamento determinato.
Infatti, con il tempo, il marchio permette di creare un’identità, in relazione alla quale il pubblico associa un determinato standard qualitativo e, di conseguenza, accresce la fiducia nel prodotto o servizio offerto e, soprattutto, nell’azienda stessa.
In quest’ottica, la fase della registrazione di un marchio rappresenta un passaggio fondamentale nella tutela dell’attività imprenditoriale, con cui il titolare acquisisce un diritto di esclusiva sul segno.
Diritto di esclusiva a protezione dell’identità aziendale
Il diritto di esclusiva consente al titolare di vietare l’utilizzo di un marchio che rischia, in quanto identico o simile, di creare confusione nel pubblico.
In particolare, l’azione può essere estesa a qualsiasi segno identico o simile al proprio che viene utilizzato per la stessa categoria di prodotto o servizio.
Oppure quando, a prescindere dalla categoria di appartenenza, l’utilizzo di tale segno permette di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio o reca un pregiudizio allo stesso.
Tuttavia, la tutela deve essere esercitata in funzione della protezione degli interessi che il diritto di marchio mira a garantire e non può trasformarsi, attraverso iniziative manifestamente sproporzionate o non giustificate, in uno strumento che estenda l’esclusiva oltre i limiti riconosciuti dalla legge.
In questa prospettiva, si colloca il tema dell’abuso del diritto in ambito marchi(“trademark bullying”), ovvero quando un diritto viene esercitato secondo modalità eccedenti rispetto alla sua funzione.
Modus operandi del trademark bullying: impatto sulle imprese
Il trademark bullying coinvolge i titolari di un marchio, spesso grandi aziende, che contestano in maniera sproporzionata l’utilizzo di segni ritenuti simili al proprio, anche quando l’effettiva sovrapposizione appare dubbia.
Dietro a tali azioni, mascherate come diritto di tutela, spesso si cela l’intenzione di assicurarsi il dominio sul mercato, ovvero di garantirsi un uso esclusivo, anche in “zone grigie”, di termini o segni generici.
Il problema sembra danneggiare unicamente i piccoli imprenditori che, di fronte a “Golia”, si trovano costretti a rinunciare all’utilizzo del proprio marchio o a modificarlo per evitare di dover affrontare spese legali difficilmente sostenibili.
In realtà, può rivelarsi controproducente anche per le grandi imprese che adottano strategie di questo tipo.
Una attività sistematica e aggressiva di contestazioni può avere effetti negativi sull’immagine dell’impresa.
Una contestazione percepita dal pubblico come eccessiva può, infatti, incidere sulla reputazione dell’impresa, soprattutto quando il marchio messo in discussione appare chiaramente distinguibile agli occhi del pubblico di riferimento.
Dal rischio di trademark bullying alla verifica della contestazione
Per questa ragione, prima di assumere una decisione in merito, è opportuno verificare la fondatezza della contestazione. Tra gli elementi da valutare rientrano, ad esempio:
- la somiglianza tra i segni;
- i prodotti o servizi interessati;
- il pubblico di riferimento;
- l’effettivo rischio di confusione tra i segni.
In definitiva, la protezione di un marchio certamente non si esaurisce con la sua registrazione. Anzi, richiede una continua attività di monitoraggio e, quando necessario, di intervento.
La tutela del proprio marchio è un diritto che l’impresa deve poter esercitare.
La questione, quindi, non è se tutelare il marchio, ma quando è opportuno procedere e come farlo in modo efficace e proporzionato.
Il nostro Studio assiste le imprese nella protezione e nella gestione dei marchi, dalla fase di registrazione e monitoraggio fino alla gestione delle contestazioni e delle controversie, con l’obiettivo di individuare, caso per caso, la strategia più efficace.